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企业该如何应对商标抢注,如何防范商标被国外抢注?
日期:2013年03月01日  文章点击数:

 

 

一、企业该如何应对商标抢注

三枪、森达、今麦郎、王守义、乐百氏、狗不理等128个内地知名商标近期突然在香港集中遭遇恶意抢注,北京集佳知识产权代理有限公司日前发布的监测信息显示,被抢注的商标都是由一家深圳的公司去香港申请注册的。对此,专家建议,被抢注商标的企业应尽快进行维权行动,否则有可能在香港面临被告侵权的尴尬局面。那么,同样面临“被抢注”危险的其他企业应该怎么办?

反抢注第一式:慧眼识贼

故事里常有这么一种讲法,说是某商人与同伴走在路上,秋毫之间,商人感到前方潜伏着危险,要求停下休息。同伴执意不肯,结果未走多远便被盗匪劫掠一空。于是,商人对同伴说,“俗话讲‘山岗无农有贼行’,好好的山坡,没有种田放牧之人,必是附近盗匪太多,这是从商经验。”

“反抢注”是否同样存在某种经验呢?答案是,有。

经验一,警惕要求独家代理权的人。一些海外商人为获取我国产品在其本国市场的垄断利益,往往提出独家代理权要求,而一旦遭到拒绝,他们便会以自己的名义在其本国注册我国产品,利用商标权破坏我国企业在其地区的产品市场,或阻止他人代理我国产品。

经验二,警惕展览会上详细了解产品市场的人。企业参加展览会时,如果发现有人详细了解产品市场情况,但又没有合作意向,那企业就要注意了,这个人可能就是商标抢注者。近几年来,东南亚或韩、日投机商人曾多次利用我国企业在参加展览会时的疏忽,掌握我国产品的海外市场情况,在我国产品的重要销售市场抢注商标,进而倒卖商标或以侵权之名收取佣金。如,一日本人在日本抢注上海“英雄”金笔商标,要求中方按“英雄”金笔在日本销售量的5%向其支付佣金,致使“英雄”笔的日本代销商因无利可图而停止代销。

经验三,警惕企业目标市场的竞争对手。通过商标抢注制造知识产权纠纷,近年来日渐成为欧美公司向我国企业设置贸易壁垒的一种新手段,海信与西门子的商标之争便是典型案例。如果我国企业所在行业恰属竞争激烈行业,那就尤其需要警惕来自竞争对手的商标抢注阻击。

反抢注第二式:未雨绸缪

经验往往可意会而不可言传,因此,把希望完全押在“慧眼”之上,无异赌博。反击抢注,更必要的是建立起一套适合自己的商标防御体系,以便花适当的钱,办恰当的事。

目前,世界各国主要有三种商标确认制度:使用优先制、注册优先制和使用与注册并用制。“使用优先制”国家凭商标的原始凭证认定权利人;“注册优先制”国家依据商标在该国的注册纪录确定权利人;“并用制”国家则兼顾使用与注册两种情况。针对此三种商标确认制度,不同企业可采取不同的商标保护策略。

先说中小企业。一般情况下,中小企业取得了一定的国内业务,偶有产品销往海外,但产品在海内外均不具备领导市场的能力,自身商标还仅仅是一种起 “区别”作用的标识。此时,企业可不急于海外注册,特别是在“使用优先制”国家,只需委托国内商标事务所监测企业海外潜在市场的商标注册情况,同时保留商标原始凭证即可,如广告、发票、合同、公证材料、报关单等。世界多数国家均设置“商标注册异议公告”程序,商标事务所定期监测目标国家的商标注册公告,一旦发现有雷同或近似商标,便可提起商标异议,从而阻止抢注的出现。

再说国内市场领先企业。这种企业的产品在国内市场已成为主流,伴有较大数额出口业务,其商标在“区别标识”作用之外亦具备了“价值增值”功能,此时,企业应该开始考虑“马德里商标国际注册”(下简称“马德里体系”),以抵御商标被抢注所带来的无形资产损失。

“马德里体系”是一种注册人仅提交一件申请即可确保其商标在多国受到保护的国际条约体系。该体系优点在于:费用较低,注册费用只包括“基础注册费”、“指定国家注册费”、“本国商标主管机关费用”三部分;节省时间,商标国际注册申请人从向中国商标局提交商标国际注册申请书之日起,一般6个月左右即可取得世界知识产权组织(WIPO)国际局颁发的商标国际注册证明;手续简单,申请人向本国商标局递交一份申请即可指定众多国家进行申请保护,后期变更名称/地址、续展等手续也均可以通过单一程序得以实现。

最后说具有明确海外发展计划的大型企业。对于它们,最好的商标保护措施就是针对目标市场,委托当地专业事务所,以逐一注册的方式进行海外商标申请。当地专业事务所熟悉本国或本地区法律,具备专业的商标监测工具,可为商标注册提供准确的申请建议,保证商标注册申请的成功率。

反抢注第三式:亡羊补牢

虽然人们总是渴望“花适当的钱,办恰当的事”,但事事皆有意外。如果商标已然被海外抢注,那就只得利用各种手段尽力挽回了。

最义正辞严的挽回手段是依靠法律。根据《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协议》关于驰名商标的保护规定,或根据《保护工业产权巴黎公约》第六条“商标所有人的代理商或代表人未经商标所有人的授权而以自己的名义申请注册商标的,该所有人有权对所申请的商标提出异议或请求撤销”规定,如果企业能够提供商标的原始凭证及公证材料,被抢注企业是有可能依靠法律夺回商标的。例如,我国“雄鸡”牌蚊香在非洲和南美洲一些国家畅销,被一商人在尼日利亚抢注,并索要巨额侵权赔偿。中方企业在当地代理人的帮助下,了解到尼日利亚商标注册实行“使用优先”原则,经3年努力,中方提供了种种在先使用的证据,此案以中方胜诉告终。

不过,法律手段往往又是耗费成本最高的。搜集证据、委托律师所需的费用已非常高,而法律程序又往往一拖经年,致使企业坐失市场发展机会。

最心照不宣的挽回手段是商标谈判。抢注者的动机万变不外乎一个“利”字,如果企业可以坐下来与抢注者谈判,未尝不会得到一个兼顾市场和效益周全之策。

当然,任何的事后补救总是没有事前预防来得经济,保护知识产权,根本还是建立适合自身的防御体系。

二、如何防范商标被国外抢注

商标最主要的目的是在消费者心目中树立自己的品牌形象,便于消费者通过商标识别商品来源,以确保所买的产品或服务具有稳定统一的质量保证。为了确定产品的来源,商标必须能用来把自己的产品和别人的产品区别开,防止别人的产品在消费者中产生混淆。比如国产的老字号“茅台”酒,“全聚德”烤鸭店,国外公司的“可口可乐”饮料,“奔驰”汽车。消费者一看到这样的商标,就会立即联系到特定的商品或服务,和与之联系的质量和品质的保证。这样的商标就获得了品牌价值,也就是与商标联系在一起的商业价值。

一个企业要经过多年的苦心经营,不断维护其产品的质量和信誉,才能慢慢建立良好的商标形象。所以商标所有者必须时刻注意保护商标以及和商标联系在一起的商业价值。如果商标一旦被抢注,被抢注商标的企业在新市场只能放弃原商标另创品牌,或是高价回购,或是通过法律途径撤销被抢注的商标,这些都会增加企业的经营成本,延缓其产品占据新市场的时间,降低市场份额。更重要的是,由于抢注的公司可能把抢注的商标用于同样或相似产品,在消费者中造成混淆,可能会影响真正拥有商标权的公司商誉。

随着越来越多的中国公司把产品卖到美国,或把服务推行到美国,中国公司商标在美国被抢注的现象越来越多见。那么如何有效的对应和防范商标在美国被抢注呢?首先需要了解美国和中国法律体系的不同。

美国商标法与中国商标法的区别

中国商标法实行的是商标注册原则,商标权的取得是依据商标法律制度的规定来申请获取。简单的讲就是,谁先按照商标法的规定申请商标,谁先获得商标权。

与中国商标法不同的是,美国商标法实行的是商标使用原则。美国商标法认为,商标是商业买卖中用来识别货物或服务来源的,其目的在于防止顾客对货物或服务来源的混淆,以保护买方和卖方双方的利益。商标权的获取是基于商业活动的。没有商业买卖,商标就没有存在的意义。因此,商标永远都是与商品货物和买卖联系在一起的。正因为商标的存在意义在于它的使用,美国商标法认为,先使用人应该获得商标权。所以,美国商标的取得是以谁先使用为判断标准的。

随着日益深入美国市场,中国公司越来越多地卷入到美国商标诉讼中。有鉴于此,中国公司要学习和理解美国法律与中国法律的不同,并运用这些知识来保护自己的权利。中国国际旅行社总社(下称中国国旅)在美国的商标维权提供了一个很好的例子。

“中国国旅”如何在美国夺回其商标权

中国国旅是中国最早成立的国际旅行社之一,有50多年的历史,其商标包括“国旅”,“CITS”(中国国旅的英文缩写)及其“地球图标”,在中国是驰名商标。从1991年起,中国国旅成立了美国华亚旅行社,在美国各州展开旅游服务业务。2006年,中国国旅在中国国际旅游交易会中,发现一家来自美国的参展商,其全称为“中国国际旅行社(美国)有限公司”(下称美国国旅)。这家参展商的公司使用中国国旅几乎一样的名字来吸引游客使用其旅游服务从中国到美国去旅游。而且这家参展商分发的各种宣传材料和它的网站页面上都使用了和中国国旅一模一样的“地球”图形和“CITS”商标。

经进一步调查发现,中国国旅发现美国国旅是一个曾经在中国做过旅游行业的个人,这个人在中国做过旅游行业,对中国国旅的商标非常熟悉。他来到美国后在加州注册成立的经营旅游业务的公司,这家公司在2003年在美国注册了中国国旅的“地球”和“CITS”商标。而中国国旅已经在全世界很多国家和地区使用了其“地球”和“CITS”商标,而且其商标在中国已被认定为驰名商标。由于在美国并没有人对美国国旅注册这些商标提出异议,美国国旅在2005年获得了美国商标局授权。

 
 
   
 
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